道存案例|不正当竞争:一场与“上市公司”之间的“知识产权”之争——李光耀律师强势“反客为主”,为当事人争取到300万顶格赔偿

【案例分享】

案由:侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷

审序:一审终审

办案律师:北京市道存律师事务所高级合伙人 李光耀律师(被告/反诉原告)

基本事实:

某上市B公司(原告/反诉被告)与某大型私企A公司(被告/反诉原告)因某款商品的包装、装潢及商标使用产生纠纷。B公司向法院提起诉讼,要求确认A公司系不正当竞争,需立即停止侵权并赔偿损失5万元及制止侵权合理开支3万元。A公司提出反诉,要求B公司立即停止侵权并赔偿经济损失1000万元及制止侵权合理开支5万元。

最终结果:

本诉部分:法院判决驳回B公司的全部诉讼请求,诉讼费1800由B公司承担。

反诉部分:法院判决B公司本判决生效之日起立即停止该不正当竞争及商标侵权行为;赔偿A公司经济损失人民币300万元及合理开支5万元。同时B公司需在《中国工商报》上刊登声明,为A公司消除影响。案件受理费41,050元,由B公司负担40,000元。

本案系我所高级合伙人李光耀律师代理的一起典型侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案件。在案件办理过程中,李光耀律师积极查询证据、及时固定证据,多方取证、灵活办案最终取得了令委托人满意的诉讼结果。以下是关于案件分析和一些办案技巧的分享:

【本案焦点】

1.涉案商品的包装、装潢“在先权利”归谁享有?

2.“知识产权侵权”赔偿金额如何确定?

3.如何认定是否构成“不正当竞争”?

4.如何认定是否构成“商标侵权”?

【案件解析】

本案是一起典型的因“包装、装潢”高度近似而引发的不正当竞争及商标侵权纠纷,案件历经一审终审,重点围绕“在先权利”归属、侵权赔偿计算等多个知识产权核心问题展开,以下是此案件办案的重难点解析:

1.涉案商品的包装、装潢“在先权利”归谁享有?

本案中,B公司声称其在2012年已经开始使用涉案商品的包装、装潢,在A公司提起反诉后又改称2013年底、2014年底才开始使用该包装、装潢。李光耀律师提前做好充足准备,仔细研究A公司“历史沿革”,向法院提供了充足、精准的证据材料,最终法院认定A公司对于该商品的包装、装潢使用时间在先,享有在先权利。

实践中,侵权方一般不会主张在先权利。但本案具有一定特殊性,双方对各自的包装样式构成近似均不持异议,均认为自己使用在先,对方侵犯己方权利,那么哪一方拥有对该包装、装潢的在先权利就成了本案的关键。在先使用一方的商品如果可以认定为“具有一定知名度的商品”的情况下,使用在后的一方则构成不正当竞争行为

2.“知识产权侵权”赔偿金额如何确定?

本案中,B公司试图掩盖自己针对该涉案商品的真实获利情况,声称涉案产品共有好几种不同包装,而涉嫌侵权的包装产品仅获利十多万元,以此来减少赔偿数额;李光耀律师一方面向法院申请要求B公司举证其营收情况,一方面在官方网站下载到B公司的《年度报告》,并对其进行公证,最后根据多方证据,可以得出B公司涉案年份年营收高达数千万,而涉案商品营销占比高达80%左右,最终法院在法定赔偿额内对B公司进行顶格判赔300万元。

实践中,知识产权侵权诉讼确定赔偿金额主要遵循以下顺序:1、证明权利人因侵权行为所遭受的实际经济损失(一般很难)2、证明侵权人因侵权行为所获得的利益(相对一般也很难)3、当权利人损失与侵权人获利均不能确定时,可参照许可使用费的合理倍数来确定。当以上方式均难以确定赔偿数额时,法院可根据侵权行为的性质、规模、持续时间及主观恶意等情节,在法定限额内酌情判定赔偿金额。但实践中,由于具体证据往往难以完整获取,绝大多数案件会适用 法定赔偿” 。

3.如何认定是否构成“不正当竞争”?

本案中,B公司提起诉讼主张A公司生产的某种同规格商品在包装、装潢上与其高度近似,容易让公众对该商品产生混淆,构成不正当竞争;李光耀律师针对本诉及时提起反诉,并针对关键性问题广泛取证固定证据,最终得出该涉案商品属于知名商品,其包装、装潢具有显著特有性,且A公司使用在先,B公司作为同业经营者应当知情仍故意使用,其主观恶意较强,最终法院认定B公司构成不正当竞争。

实践中,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款之规定,“不正当竞争”是指经营者违反法律规定,扰乱市场秩序,并损害其他经营者或消费者合法权益的行为。而是否实施了不正当竞争的行为是核心,我们通常可以通过以下几种行为来进行认定:

  • 市场混淆行为;
  • 商业贿赂;
  • 虚假宣传:
  • 侵犯商业秘密;
  • 不正当有奖销售;
  • 商业诋毁;
  • 网络不正当竞争;

4.如何认定是否构成“商标侵权”?

本案中, B公司声称A公司在同规格商品上使用了与其高度近似的包装、装潢,构成不正当竞争,并未主张A公司商标侵权。但事实上,B公司在其商品上使用的标识与A公司的注册商标高度近似,并且构成商标性使用,最终法院根据相关证据认定B公司的行为侵犯了A公司注册商标专用权。

实践中,判定商标是否侵权关可以从以下几个方面来考虑:未经商标注册人许可,擅自在同种或类似商品上使用与其相同或近似的商标(这里的使用指的是商标法意义上的使用),足以导致相关公众对此商品产生混淆,注意若该注册商标在三年内没有实际使用,也无法证明因侵权行为导致的其他损失,侵权人一般也不用承担赔偿责任。

【办案技巧分享】

诉讼案件的胜负,往往决定于证据体系的构建与诉讼策略的有效执行。本案中,代理律师通过以下关键办案技巧,成功实现了从被动应诉到主动反击的诉讼逆转。

  • 主动出击,反客为主,变被动为主动

针对B公司恶意诉讼,李光耀律师迅速判断局面,确定诉讼策略及时提起“反诉”,由本诉被告变反诉原告,这不仅打乱了对方的诉讼节奏,更在法理层面重新掌握主动权,为当事人打破逆境困局奠定坚实基础。

  • 提前备战,准备充分,确定对方侵权关键证据

面对复杂案情,李光耀律师不放过任何细节,通过系统梳理A公司“历史沿革”等关键性资料,确定B公司侵权事实,用证据对抗狡辩,给予B公司致命一击。

  • 多方位取证,及时固定证据,确定赔偿数额

李光耀律师一方面在全国范围内进行大面积取证并进行公证,数十份公证书清晰证明B公司侵权范围之广、程度之深;一方面向法院申请调查取证,再配合B公司官网查询到的公司年报等多项证据足以证明B公司获利之多,最终为当事人获得300万的顶格判赔。

【相关法条】

【道存箴言】

知识产权纠纷在当今社会越来越多,尤其是大型企业越来越注重保护自己的知识产权。一方面我们要注意保护自己的知识产权,第一时间进行注册、备案、多方面留痕,不给他人可乘之机;一方面尽量避免侵犯他人知识产权,在使用之前可以先去官方网站上进行查询,或者取得对方授权,避免不必要的诉累和高额赔偿。

【律师简介】

【判决文书】

文    案|  张  静

审    核|  刘汉明  白云飞  李光耀

美化排版|  张  静

协    助|  潘雨桐

本文由〔北京道存律师事务所〕原创

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